Artículo originalmente publicado en el Nº. 1.033 de la revista Actualidad Jurídica Aranzadi, el jueves 29 de octubre de 2026
Cuando no existe registro, ni tampoco uso comercial en el país, sino solo exportación, estamos ante el peor escenario posible de desprotección del mero operador sin registro
No va a poder impedirse el registro ni el uso de su misma marca por terceros, y podría incluso darse la situación en la que tenga que cesarse en el uso propio que se venía realizando
Una actividad comercial internacional puede ser víctima de una protección insuficiente de un signo no registrado en el país desde el que se exporta
El Tribunal General de la Unión Europea ha resuelto un caso en el que se pone de manifiesto uno de los muchos riesgos de utilizar una marca sin registrarla.
EL CASO
La controversia se suscita entre una empresa búlgara, que pretendía anular una marca casi idéntica y para los mismos productos que había registrado para la UE otra empresa, en este caso australiana, con posterioridad al uso sin registro de esa misma marca por parte de la empresa búlgara.
La parte que solicitaba la nulidad aportó pruebas de estar utilizando la misma marca, pero únicamente demostraban uso para exportación de los productos desde Bulgaria hacia terceros países.
En el reglamento de marca de la Unión Europea se contempla la posibilidad de invalidar una marca registrada si existe un uso anterior de marca confundible no registrada, pero está condicionado a cuatro requisitos acumulativos.
1.Uso en actividad comercial.
2.Uso de un alcance mayor que meramente local.
3.Uso anterior a la fecha de solicitud de la marca registrada.
4.Previsión en la normativa aplicable al uso anterior invocado, de la facultad de prohibir en ese territorio el uso de la marca posterior.
Aquí se suscita una cuestión importante, y es que, si bien en la mayoría de las legislaciones sobre marcas sí que se considera realizado uso de marca, aunque este se limite a productos para su exportación y no haya comercialización en el territorio original, el matiz está en que ese reconocimiento se aplica a las marcas registradas.
Sin embargo, cuando ese uso se produce sin registro de marca, y la normativa no contempla la facultad para ese operador de prohibir en base a dicho uso la utilización de otra marca, ya no se cumple uno de los requisitos esenciales para poder invalidar un registro de marca posterior.La jurisprudencia sobre la interpretación de la reivindicación de una patente, para conocer el alcance de su protección y poder juzgar sobre su infracción por una determinada realización, se encuentra recogida en las sentencias mencionadas en el motivo (sentencias 309/2011, de 10 de mayo; 598/2014, de 7 de noviembre; y 389/2019, de 3 de julio).
EL CRITERIO JURÍDICO APLICADO Y RAZONES DE LA DECISIÓN
Por una parte, el uso de una marca registrada, que tenga lugar solo para exportación, es uso a todos los efectos, y por tanto eficaz para preservar la vigencia del derecho, y para oponerlo a intentos de registro y/o a uso por terceros.
Por otra parte, el mero uso sin registro de un distintivo a priori no confiere derecho a prohibir el uso y registro de ese signo por terceros, salvo en casos puntuales y en que se cumplan determinadas condiciones en cuanto a la intensidad y ámbito geográfico de la utilización y el conocimiento del signo en el territorio nacional, entre otras.
Y cuando no existe registro, ni tampoco uso comercial en el país, sino solo exportación, se confirma por el Tribunal General que estamos ante el peor escenario posible de desprotección del mero operador sin registro, puesto que no va a poder impedir el registro ni el uso de su misma marca por terceros, y podría incluso darse la situación en la que tenga que cesar en el uso propio que se venía realizando.
Las disposiciones nacionales búlgaras vinculan la protección de la marca no registrada a su utilización en el tráfico económico en territorio búlgaro.
Y ese uso en territorio búlgaro es una condición previa para oponerse a una marca posterior o conseguir su anulación, por lo que las pruebas de exportación aportadas no acreditaban el cumplimiento del requisito en este caso.
Por tanto, la regla que reconoce el uso para exportación de una marca registrada no se traslada automáticamente a una marca no registrada.
Y, por otro lado, la naturaleza europea de la marca impugnada no amplía el derecho nacional invocado. No deben considerarse los consumidores de toda la Unión Europea por el hecho de que se pretendiera anular una marca europea y existan exportaciones hacia otros Estados miembros.
La existencia y el alcance del derecho de uso de marca no registrada dependía en este caso del Derecho nacional búlgaro.
El ámbito territorial europeo de la marca impugnada no modifica las condiciones de protección del signo anterior. Por ello, las exportaciones a otros países de la Unión no suplen el requisito de uso anterior en territorio nacional que faltaba.
CONCLUSIONES PRÁCTICAS
Así pues, esta sentencia pone de manifiesto una limitación concreta de la protección de las marcas búlgaras no registradas utilizadas exclusivamente para exportación.
No declara que todo uso exportador quede fuera del tráfico económico y de la relevancia jurídica. Lo que afirma es que el uso exportador demostrado no bastaba para acreditar el concreto derecho de prohibición exigido por la legislación búlgara aplicable.
Las marcas registradas y las no registradas pueden tener reglas de protección distintas, y que el uso para exportación permita conservar una marca registrada no significa que genere la misma protección para un signo no registrado.
La consecuencia práctica para los exportadores es tomar conciencia de revisar dónde y cómo están protegidos sus signos. Una actividad comercial internacional puede ser víctima de una protección insuficiente de un signo no registrado en el país desde el que se exporta.
Y todo eso podría haberlo evitado la empresa búlgara con la sencilla y asequible acción de haber registrado su marca.
Como puede verse, estamos ante un peligro de trascendencia tan potencialmente inasumible desde un punto de vista empresarial y comercial a posteriori como fácilmente evitable de inicio.
Álvaro Pérez Lluna. Abogado y socio del despacho Demarks.
