El monito que se salió con la suya
Artículo originalmente publicado en el Nº. 1.027 de la revista Actualidad Jurídica Aranzadi, el jueves 26 de marzo de 2026
El 5 de febrero de 2026 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia en un caso referido a una oposición basada exclusivamente en derechos anteriores no registrados protegidos en el Reino Unido, que existían en la Unión Europea cuando se presentó la solicitud de marca de la UE impugnada, pero dejaron de tener efecto en la UE tras el final del período transitorio del´Brexit´, y antes de que la Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) adoptara su decisión final.
El Tribunal de Justicia ha confirmado así que una oposición solo puede prosperar si el derecho anterior invocado sigue existiendo en el momento en que se adopta la decisión final por los órganos decisorios de la EUIPO, incluso en la fase de recurso.
Una vez finalizado el período transitorio, ya no podía surgir conflicto entre derechos protegidos únicamente en el Reino Unido y una marca de la UE, conforme al principio de territorialidad.
Aunque el litigio surgió en el contexto del ´Brexit´, la sentencia confirma un principio general que venía aplicando la EUIPO y se había rechazado por el Tribunal General de la Unión Europea, por el que el derecho anterior debe subsistir hasta la decisión final sobre la oposición, y una oposición basada únicamente en un derecho que desaparece durante el procedimiento no puede prosperar.
El caso de autos
La marca solicitada era un signo figurativo constituido por la denominación “APE TEES” y la representación gráfica de un mono.
La solicitud recibió una oposición basada en tres marcas figurativas no registradas de monos usadas en el comercio en el Reino Unido y por ende protegidas mediante acción de ´passing off´ del Derecho británico.
Evolución procesal
La División de Oposición de oposición de la EUIPO desestimó la oposición en 2017
La Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso en una primera resolución de 2018, pero apreciando un error manifiesto concluyó en 2021 que tras el ´Brexit´ y el final del período transitorio (31-12-2020), los derechos basados solo en el Reino Unido ya no podían invocarse y tener efecto, es decir, que las marcas no registradas británicas no pueden fundamentar oposición a una solicitud de marca de la UE.
El Tribunal General de la Unión Europea en 2022 dictó una sentencia anulando la decisión de la EUIPO determinando que el momento relevante para examinar la existencia del derecho anterior es el de la fecha de presentación de la solicitud de marca de la UE.
Por tanto, siendo la solicitud impugnada de 2015 y en aquel momento Reino Unido Estado miembro de la UE, los derechos base de la oposición se consideraron válidos por el tribunal, y así aunque el ´Brexit´ haya ocurrido después los derechos británicos debían seguir siendo considerados en la oposición.
Problema jurídico central
La cuestión fundamental que resolver era qué momento es determinante para apreciar la existencia de un derecho anterior vigente en una oposición a una solicitud de marca de la UE.
Ante ello había dos posiciones, la que toma como fecha relevante parta examinar la cuestión de fondo la de solicitud de la marca de la UE, y la que estima que el derecho anterior debe existir i.) en la fecha de solicitud, y ii.) también cuando la EUIPO decide definitivamente la oposición.
Decisión del Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea al anular la sentencia del Tribunal General. rechaza definitivamente la oposición y establece inequívocamente que el derecho anterior debe existir durante todo el procedimiento y hasta la fecha de la resolución final de la EUIPO, si desaparece antes de la decisión, la oposición debe rechazarse.
El fundamento es que la función del procedimiento de oposición tiene un objetivo preventivo, evitar el registro de marcas que entren en conflicto real con derechos anteriores.
Si el derecho anterior ya no está protegido, no existe conflicto que evitar.
Efectos prácticos de la sentencia
Se produce la consolidación de una regla general para las oposiciones ante EUIPO, como es que el derecho anterior que se invoque debe existir hasta la resolución final y no basta con que existiera al presentarse la solicitud que se somete a impugnación.
De acuerdo con ello, cobran mucha relevancia y riesgo situaciones en las que puede desestimarse una oposición, aunque al presentarse se reúnan todos los requisitos para que fuera estimada, como por ejemplo si durante el procedimiento caduca la marca anterior, se anula, no se renueva, o como en el caso analizado, pierde protección territorial o desaparece por cambios legales.
Se corrige así la jurisprudencia “Brownie” pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechaza la idea de que solo importa la fecha de solicitud y la EUIPO debe verificar que el derecho anterior sigue siendo válido y oponible cuando adopta su decisión sobre la oposición.
Se confirma también que los derechos británicos no tienen relevancia territorial en la UE tras 2020.
La sentencia refuerza con ello la coherencia del sistema de marcas de la UE, el principio de territorialidad y la función preventiva del procedimiento de oposición.
Álvaro Pérez Lluna. Abogado y socio del despacho Demarks.
